2016年，中國境內(nèi)投資者全年共對全球164個國家和地區(qū)的7961家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計實(shí)現(xiàn)投資11299.2億元人民幣(折合1701.1億美元，同比增長44.1%)。上海市2016年全年對外直接投資額251.3億美元，在全國各省區(qū)市排名中名列第一。
在走出去的大趨勢下，眾多中國企業(yè)都在積極發(fā)展海外市場。在企業(yè)對外投資合作中，知識產(chǎn)權(quán)是非常重要的無形資產(chǎn)，更是開拓海外市場的核心競爭力。企業(yè)的品牌、專利、商業(yè)秘密、版權(quán)等，都是企業(yè)賴以生存、長遠(yuǎn)發(fā)展、走向國際市場的基礎(chǔ)。與此同時，中國企業(yè)也必將面臨海外陌生知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境帶來的風(fēng)險。如果不給予足夠的重視，這些知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險也同樣會給企業(yè)的海外發(fā)展埋下重大隱患，甚至可能給企業(yè)帶來致命的打擊。知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險并非無法避免，如果謹(jǐn)慎預(yù)防、妥善處理，便能給海外市場的發(fā)展帶來機(jī)遇。
2017年6月，上海市商務(wù)委員會委托北京安杰律師事務(wù)所編制了《對外投資合作指引·知識產(chǎn)權(quán)篇》，包括專利、商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)秘密、盡職調(diào)查、展會六個篇章，重在從實(shí)務(wù)角度為企業(yè)走出去所面臨的基本、重大知識產(chǎn)權(quán)問題提供指引，幫助企業(yè)理清對外投資合作中的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)基本框架。
本文節(jié)選自該指引，重點(diǎn)介紹企業(yè)如何做好專利布局，為中國企業(yè)走出去保駕護(hù)航，助力企業(yè)海外投資合作！
海外專利預(yù)警與風(fēng)險管控
前面介紹的專利布局側(cè)重對企業(yè)自身專利的規(guī)劃和管理，而專利預(yù)警則側(cè)重于對競爭對手專利進(jìn)行研究，從而揭示企業(yè)經(jīng)營中的專利風(fēng)險，提前預(yù)告，幫助進(jìn)行商業(yè)決策。
我們可能對DVD專利事件還記憶猶新。在本世紀(jì)初，中國生產(chǎn)的DVD由于具有成本優(yōu)勢而價格低廉，暢銷歐盟和美國市場，嚴(yán)重影響到了飛利浦、索尼、松下等競爭對手在DVD領(lǐng)域的商業(yè)利益。這些跨國企業(yè)絕大多數(shù)DVD 關(guān)鍵技術(shù)雖然沒有在中國申請專利，但在歐美日等發(fā)達(dá)國家很早就申請了專利。因此2002年，當(dāng)中國的DVD越來越多地走向國際市場時，產(chǎn)品因侵權(quán)頻頻被海關(guān)扣押。最終只能向6CDVD和3CDVD專利聯(lián)盟支付許可使用費(fèi)來解決專利侵權(quán)爭端，導(dǎo)致我國DVD生產(chǎn)企業(yè)硬性成本增加、利潤減少和產(chǎn)業(yè)蕭條。
專利正越來越多地與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等非關(guān)稅壁壘聯(lián)合實(shí)施，隱藏在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之中發(fā)揮作用。在2002的溫州打火機(jī)專利侵權(quán)案件，就是由于歐盟標(biāo)準(zhǔn)化委員會公布的關(guān)于打火機(jī)的安全標(biāo)準(zhǔn)，要求出廠價或海關(guān)價低于2歐元的打火機(jī)必須安裝防止兒童開啟的安全鎖。而這些專利又多為歐美企業(yè)掌握，導(dǎo)致溫州出口歐盟的打火機(jī)被控專利侵權(quán)。目前，在手機(jī)通訊領(lǐng)域，專利與標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合作為知識產(chǎn)權(quán)壁壘則更為普遍。
當(dāng)我國的“一帶一路”戰(zhàn)略正從海陸至空間，從縱向到橫向，貫通我國東中西部和主要沿海港口城市，進(jìn)而連接起亞太和歐洲兩大經(jīng)濟(jì)圈，實(shí)現(xiàn)沿線國家和地區(qū)全方位、立體化、網(wǎng)絡(luò)狀的“大概念聯(lián)通”時，中國企業(yè)想要乘著“走出去”的東風(fēng)，依托技術(shù)創(chuàng)新的“引擎”在國際市場上展翅飛翔，就需要建立專利預(yù)警的“保護(hù)罩”和“防火墻”。
一、企業(yè)專利預(yù)警的類型
一般認(rèn)為，專利預(yù)警就是通過檢索和分析專利信息，揭示相關(guān)利益主體面臨的專利風(fēng)險，研究可能產(chǎn)生的危害程度，對利益主體發(fā)出預(yù)警預(yù)報，制定應(yīng)對策略，減少或避免未來可能的損失。
上述專利風(fēng)險一般包括企業(yè)被訴專利侵權(quán)、被提起337調(diào)查、貨物被海關(guān)查扣、產(chǎn)品從展會下架、被要求繳納專利許可費(fèi)，進(jìn)而影響公司的市場形象，推延IPO上市時間等等。
企業(yè)專利預(yù)警可以分為研發(fā)項目的專利預(yù)警、產(chǎn)品交易的專利預(yù)警、生產(chǎn)過程的專利預(yù)警和市場運(yùn)營的專利預(yù)警。
（一）研發(fā)項目的專利預(yù)警
研發(fā)項目的專利風(fēng)險一般來源于立項階段，即立項時不了解本領(lǐng)域的專利狀況和競爭對手的專利布局。如果企業(yè)沒有做相應(yīng)的專利預(yù)警工作，可能造成在投入了大量的研發(fā)資源后，或者項目上馬后才發(fā)現(xiàn)競爭對手在這個領(lǐng)域已經(jīng)有了密集的專利布局且很難突破。此類風(fēng)險如果不在研發(fā)早期了解并解決，會在后期影響整個研發(fā)項目的進(jìn)度，甚至由于無法解決專利糾紛而不得不終止該項目。
因此，研發(fā)項目的專利預(yù)警主要是了解技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，不同的競爭對手在不同區(qū)域的專利布局狀況，明確專利風(fēng)險的來源，調(diào)整研發(fā)項目的走向和做好專利風(fēng)險的應(yīng)對策略。
（二）產(chǎn)品交易的專利預(yù)警
產(chǎn)品交易中的專利風(fēng)險包括產(chǎn)品上市銷售、進(jìn)出口過程中可能存在侵犯他人專利權(quán)的行為，以及產(chǎn)品參加展會、招投標(biāo)過程中產(chǎn)生的侵犯專利權(quán)的許諾銷售行為等。
隨著跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)變得越來越容易，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險也隨之增大。2017年4月，美國掃地機(jī)器人公司iRobot先后向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提起了337調(diào)查申請，指控包括3家中國公司在內(nèi)的共11家企業(yè)侵犯了其在美的6項專利權(quán)。原告iRobot通過美國亞馬遜購物網(wǎng)站以及www.gearbest.com等網(wǎng)站購買侵權(quán)產(chǎn)品，作為起訴證據(jù)。中國企業(yè)在通過網(wǎng)絡(luò)對境外進(jìn)行銷售時，同樣需要高度重視知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。
在企業(yè)去海外參展的過程中，如果沒有進(jìn)行專利風(fēng)險排查，會因為侵犯了第三方的專利權(quán)而導(dǎo)致參展商品被下架，或收到法院的臨時禁令。本指南會有專門的篇章介紹海外參展的知識產(chǎn)權(quán)問題，在此不詳細(xì)論述。
（三）企業(yè)生產(chǎn)過程的專利預(yù)警
企業(yè)對自己的生產(chǎn)工藝，同樣需要考察在使用過程中是否存在侵犯他人專利權(quán)的行為。當(dāng)企業(yè)通過采購獲得產(chǎn)品的部分零部件時，該零部件如果存在侵權(quán)，則安裝該零部件的產(chǎn)品也同樣侵權(quán)。有時候，采購方會要求供貨方出具知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明，或在采購合同中加入不侵權(quán)的保證條款和責(zé)任承擔(dān)方式。
當(dāng)企業(yè)委托他人生產(chǎn)、或者代別人生產(chǎn)產(chǎn)品時，只要在生產(chǎn)過程中使用了別人的專利來制造專利產(chǎn)品，就存在單獨(dú)侵權(quán)或共同侵權(quán)的行為。
在iRobot提起的337調(diào)查中，被控的兩家中國企業(yè)蘇州萊寶和深圳銀星是兩家代工生產(chǎn)企業(yè)，因為向美國企業(yè)供貨而被列為共同被告。代工是很多中國企業(yè)主要的業(yè)務(wù)模式，企業(yè)按照委托方要求進(jìn)行加工生產(chǎn)同樣存在知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)風(fēng)險。這一點(diǎn)也是很多國內(nèi)企業(yè)需要特別注意的。
（四）專利交易的專利預(yù)警
另一類是對企業(yè)運(yùn)營中涉及與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的交易活動的專利預(yù)警。例如技術(shù)轉(zhuǎn)讓和專利技術(shù)收購中，如果對技術(shù)轉(zhuǎn)讓方或技術(shù)許可方的專利不進(jìn)行全面的風(fēng)險排查，則有可能存在權(quán)利已失效、專利權(quán)不穩(wěn)定、存在權(quán)屬糾紛或者權(quán)利只能在限制條件下使用等情況，導(dǎo)致收購方由于信息的缺失而對專利價值產(chǎn)生了錯誤的認(rèn)識，支付了不必要的高價。
另外，企業(yè)并購、投融資等活動中的專利風(fēng)險同樣需要注意。在一些并購項目中，有可能并購交易的主要目的是獲取專利技術(shù)，因而專利資產(chǎn)會占并購交易額的很大一部分。例如，2013年9月，微軟公司宣布收購諾基亞設(shè)備與服務(wù)部門，交易總價格大約為54.4億歐元，其中16.5億歐元用于收購其專利組合。專利交易中的風(fēng)險排查就是為了盡可能發(fā)現(xiàn)潛在的專利問題，維護(hù)己方利益。本指南會有專門的篇章介紹知識產(chǎn)權(quán)收購的盡職調(diào)查，在此不詳細(xì)論述。
二、企業(yè)建立防范專利風(fēng)險的預(yù)警機(jī)制
企業(yè)建立防范專利風(fēng)險的預(yù)警機(jī)制需要在研發(fā)立項階段進(jìn)行專利全景分析(Patent Landscape Analysis)，防止研發(fā)一開始就誤入雷區(qū)；在銷售產(chǎn)品、接受訂單制造產(chǎn)品、出口或者在參展階段提前進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險評估；持續(xù)不斷地對第三方專利進(jìn)行監(jiān)控，盡早發(fā)現(xiàn)競爭對手新的專利申請，制定好應(yīng)對策略。
（一）專利全景分析
專利全景分析(Patent Landscape Analysis) 是在研發(fā)立項階段或立項之前，以專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對目標(biāo)技術(shù)方案或創(chuàng)意進(jìn)行檢索，繼而從技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)熱點(diǎn)、專利權(quán)人、地域分布等方面進(jìn)行分析，揭示與目標(biāo)技術(shù)方案或創(chuàng)意相關(guān)的專利現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)研發(fā)的突破口，提高研發(fā)的起點(diǎn)和效率。
比如，企業(yè)要進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)和制造，在檢索和分析了無人機(jī)行業(yè)的專利狀況后發(fā)現(xiàn)，目前的專利主要集中在飛行控制(IPC分類號G05D) 領(lǐng)域、其次是旋翼機(jī)(IPC分類號B64C) 領(lǐng)域。全球范圍內(nèi)的無人機(jī)專利權(quán)人主要是深圳大疆、國家電網(wǎng)、北京航空航天大學(xué)、波音公司、霍尼韋爾等公司。如果企業(yè)想在無人機(jī)的某一具體方向，例如起落架上做進(jìn)一步研發(fā)，該具體領(lǐng)域的專利全景分析能幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)研發(fā)路線上的潛在專利風(fēng)險，為企業(yè)提供可供參考的研發(fā)方向，調(diào)整研發(fā)路徑以及發(fā)現(xiàn)該領(lǐng)域技術(shù)的空白點(diǎn)。如果某些競爭對手的專利無法規(guī)避，就需要盡早考慮應(yīng)對策略，包括與競爭對手談許可、準(zhǔn)備專利無效的證據(jù)等。專利預(yù)警工作能提前揭示風(fēng)險，讓企業(yè)為潛在的侵權(quán)訴訟制定好應(yīng)對方案。
（二）自由實(shí)施分析
自由實(shí)施分析(Freedom to Operate Analysis，F(xiàn)TO) 是由專利律師出具的法律意見書，表明在特定的司法管轄區(qū)域內(nèi)采用特定技術(shù)的制造、使用、銷售產(chǎn)品、許諾銷售產(chǎn)品等行為，是否會侵犯第三方專利權(quán)。
企業(yè)的新產(chǎn)品要上市銷售、出口以及參展時，尤其是進(jìn)入歐美等高度重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國家，有必要請當(dāng)?shù)氐膶＠蓭熯M(jìn)行FTO專利風(fēng)險排查，做好全面的風(fēng)險預(yù)警工作。企業(yè)在一個新的生產(chǎn)工藝上馬、引進(jìn)技術(shù)、代他人加工產(chǎn)品時，可能會因為沒有進(jìn)行FTO風(fēng)險排查而導(dǎo)致使用的工藝或生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)。企業(yè)使用采購的零部件生產(chǎn)產(chǎn)品時，可能會因零部件存在專利風(fēng)險而被第三方起訴侵權(quán)。為了減少采購過程中的知識產(chǎn)權(quán)分析，企業(yè)可以對采購的核心部件進(jìn)行FTO分析或要求供應(yīng)商出具零部件的FTO報告，并在合同中約定供應(yīng)商的知識產(chǎn)權(quán)不侵權(quán)擔(dān)保，承擔(dān)所有因零部件侵權(quán)而導(dǎo)致的賠償與費(fèi)用。
以O(shè)EM、ODM方式出口的中國企業(yè)，在簽訂合同前，有必要委托專業(yè)的律師團(tuán)隊進(jìn)行必要的FTO分析，對國外客戶的要求生產(chǎn)的出口產(chǎn)品是否涉及專利侵權(quán)問題進(jìn)行必要的風(fēng)險排查。同時，也有必要在合同中對相關(guān)權(quán)利、責(zé)任進(jìn)行劃分和約定，以降低其可能面臨的法律、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。
企業(yè)在銷售產(chǎn)品時，有時會在說明書中介紹該產(chǎn)品的使用方法。如果對產(chǎn)品的使用方法沒有進(jìn)行專利風(fēng)險排查，下游客戶在使用該方法時有可能會構(gòu)成專利侵權(quán)，而企業(yè)自身也會因為誘導(dǎo)、幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為而構(gòu)成間接侵權(quán)。
由于同樣的發(fā)明在不同國家授權(quán)的范圍不同，且各國侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)也不一致，如等同侵權(quán)、間接侵權(quán)的認(rèn)定。企業(yè)需要在產(chǎn)品銷售、使用、生產(chǎn)的國家單獨(dú)做FTO分析。如果涉及的國家過多，企業(yè)沒有足夠的資源在所有相關(guān)國家進(jìn)行FTO分析，也要在主要的國家做FTO分析，盡可能減少潛在的侵權(quán)風(fēng)險。
（三）第三方專利的監(jiān)控
即使企業(yè)在研發(fā)立項階段以及產(chǎn)品上市階段分別引入了前述的專利預(yù)警機(jī)制，仍然需要定期監(jiān)控競爭對手的專利情況。從最新公開的專利中，第一時間了解競爭對手的研發(fā)動向，盡早評估第三方的專利對自己企業(yè)的影響，以便采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，如在競爭對手的專利申請階段向?qū)＠痔峤坏谌疆愖h來阻止專利申請的授權(quán)。根據(jù)第三方公開的新專利申請，企業(yè)可以考慮調(diào)整自身的專利策略，如基于競爭對手的專利來申請外圍專利。
三、專利風(fēng)險的應(yīng)對
在知識經(jīng)濟(jì)時代的今天，專利已經(jīng)成為國際產(chǎn)業(yè)競爭中的重要武器。企業(yè)在建立專利預(yù)警制度，早期發(fā)現(xiàn)風(fēng)險之后，要積極制定有效的應(yīng)對策略。
對于研發(fā)階段發(fā)現(xiàn)的第三方專利，企業(yè)可以考慮采用專利規(guī)避設(shè)計。如果專利規(guī)避設(shè)計的方案導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降、成本提升，則可以考慮向權(quán)利人要求專利許可。與競爭對手進(jìn)行專利許可談判往往耗時很長，雙方對許可費(fèi)問題很難在短時間內(nèi)達(dá)成一致，企業(yè)有必要同時準(zhǔn)備好挑戰(zhàn)第三方專利的證據(jù)。各國的專利制度給挑戰(zhàn)第三方專利或?qū)＠暾執(zhí)峁┝硕喾N程序。例如，專利申請階段任何人都可以遞交第三方公眾意見來降低專利申請被授權(quán)的可能性；專利授權(quán)后任何人都可以遞交專利無效請求；在歐洲專利授權(quán)后的9個月內(nèi)可以提交異議；美國專利在授權(quán)后有多種不同的挑戰(zhàn)程序。前述程序在本指南的“海外專利申請”部分有詳細(xì)介紹。在競爭對手提起訴訟的情況下，企業(yè)也可以采用向競爭對手提起反訴的對抗策略。企業(yè)需要根據(jù)具體情況提前做好應(yīng)對方案。
2011年4月28日，華為公司和中興通訊公司在歐洲展開了專利戰(zhàn)，華為起訴中興通訊侵犯了其第四代移動通信系統(tǒng)(LTE)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利。對于華為的做法，中興通訊迅速反擊。第二天，也就是2011年4月29日，中興通訊在中國遞交訴狀，起訴華為侵犯其第四代移動通信系統(tǒng)(LTE)專利。中興通訊的快速反應(yīng)來自于企業(yè)完善的專利預(yù)警機(jī)制，對競爭對手專利和產(chǎn)品的了解，早已制定了各種專利風(fēng)險的應(yīng)對策略，才能在危機(jī)發(fā)生時從容不迫。
專利預(yù)警的整個理念就在于防患于未然。企業(yè)要成功地防范專利法律風(fēng)險， 需要建立一個專門的部門或者外聘專利律師來建立專利預(yù)警機(jī)制。在研發(fā)以及各類商業(yè)活動中重視侵權(quán)風(fēng)險的評估，隨時跟蹤行業(yè)內(nèi)專利的動態(tài)，及時發(fā)布最新的專利信息給企業(yè)管理層，調(diào)整應(yīng)對策略，將利益損失降到最低。